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用“ 三步判断法 ” 判断外观设计创造性的问题
发布者：管理员 && 发布时间： 23:23:05 && 浏览量：1289
创造性的具体判断方法，是业界公认的由Graham v. John Deere Co 案件发展而来的“三步判断法”：
首先，确定现有技术的范围和内容；
其次，确定申请专利的发明与现有技术的区别；
最后，确认现有技术领域一般技术人员的水平。
对外观设计专利性的判断采用发明专利的“三步判断法”是否恰当？答案是否定的。详述如下：
（一）比照现有技术的范围和内容，确定现有设计的范围缺乏标准
这方面最极端的例子莫过于re Glavas案件，申请人Butera 以一种呈长方形、 中间有凹陷为主要设计特征的游泳浮漂申请外观设计专利。美国专利商标局的审查人员审查人员和复审委员会援引的现有设计和现有设计特征有五六项之多，包括传统长方形浮漂、一面呈凹陷状的枕头、瓶子、肥皂、刀片磨刀器等，这些物品都有一面为凹陷的设计特征。
本案中审查人员不仅引证的现有设计数量之多、 范围之广几乎到了让人瞠目结舌的地步，完全使人无法预知什么是相关设计， 是否存在相关设计的界线。 这种从漫无边际的现有设计中， 进行拉网式排查、比对来寻找申请专利的外观设计的特征是否已经存在， 常常致使申请专利的外观设计很难通过专利性的审查。于是，美国专利商标局以若干现有设计特征的组合已经暗示了该外观设计为由驳回了Butera的申请。可见按照“三步判断法”检测外观设计的创造性，第一步就缺乏坚实的基础。
（二）以组合现有设计特征的方式来认定外观设计的创造性极易造成以偏概全的错误评价
按照“三步判断法”的第二步，要把现有设计看作是一个整体，即将一份或多份现有设计中的不同设计特征内容组合在一起， 从整体上判断是否对申请外观设计的区别特征有启示，若有启示则判定为无创造性，不予保护。然而，这种做法会造成对外观设计创造性评价的偏差。试剖析如下：
第一，现有设计的组合特征是对若干现有设计的特征人为的主观构建，难免随意性，现实中没有一个现有设计完全具备这些组合特征，因此，也可以说， 它是一个“假想的现有设计” 。拿申请专利的外观设计特征与此假想的现有设计所包含的组合特征加以比对， 不可能判断出申请外专利的观设计是否现实地存在创造性，因为比对本身缺乏真实的比对对象。
第二，这种比对把申请专利的外观设计人为地分解为若干特征并像审查物理机械发明一样在现有的设计当中去一一寻找对应。这必然使申请专利的外观设计在整体效果上的实质不同被忽视。由于现有相关设计具有弹性，其组合特征无形中成为具有巨大包容功能的陷阱，申请专利的外观设计难避落入其中。 只要申请专利的外观设计被分解的特征分别被一一地在组合特征中找到， 或大部分被组合特征包容， 或受组合特征的启发而产生，就会被判定缺少创造性。
第三，外观设计保护范围的记载方式也为这种组合式的
比较带来了现实的困难。 外观设计专利保护范围的记载方式不是文字表述的权利要求书而是图片或照片， 图片或照片是以不同视角从整体而不是部分反映外观设计， 要想与组合后的设计特征相比较，就得首先人为地将外观设计专利分解成若干部分，这就很可能曲解外观设计的整体印象和保护范围。
以上说明按照“三步判断法” ，第二步比对的基础缺乏真实性，操作方法只重细节特征忽略整体审视，容易以小失大，造成判断失误，有失公允。
上个世纪80年代初期以前，美国专利商标局严格适用组合的方式判断外观设计的创造性，造成了不少从部分而不是整体上评价外观设计的错误。
除了前引reGlavas一案外， 在奠定美国当代外观设计创造性审查标准的re Rosen案件中， 美国专利商标局在实质上仍然重复着re Glavas一案中的错误，只是程度上不再那么严重或明显。
涉案的外观设计专利申请是一种当时流行的咖啡桌， 桌面呈圆形、透明，桌腿由三个等距离的不锈钢材质做成，每一个桌腿都呈V字形设计且有狭槽。美国专利商标局审查中援引的现有设计包括：Rosen型办公桌，桌面为半圆形，桌腿为V字形；Klen型酒架，桌腿呈V字形设计且有狭槽；Hysten型桌子， 桌面为透明、圆形；Mudde型桌子，桌面为圆形，桌腿为三个等距离的长方形。可以看出，涉案外观设计的所有特征都可以在这些现有设计中找到，美国专利商标局以现有设计特征的组合已经暗示了涉案外观设计为由驳回了该申请。
然而，当时审理该案美国关税和专利上诉法院却不这么认为：
首先，上诉法院强调评价外观设计的创造性时，应将涉案的外观设计看作是一个整体；
其次，比对的现有设计至少应有一个与涉案申请基本相似的设计， 该设计称为主对比设计， 而不能从现有设计中挑选若干设计特征，否则的话几乎所有的外观设计都是显而易见的；
最后，本案当中并不存在这样的主对比设计，唯一接近主对比设计是Rosen型办公桌， 但Rosen型办公桌并没有产生涉案申请在视觉上的明亮感和空间的悬浮感，相反它产生的是一种空间局促感。
尽管re Rosen案件确立的审查标准比起re Glavas案件改进不少，但是受制于外观设计也必须满足创造性的要求并没有从美国专利法上删除， 因此杜绝上述错误的发生对于美国专利商标局而言几乎是不可能的事情。
（三）设计领域一般设计人员不但难以确定而且无实际意义
首先，一般设计人员水平的确定缺乏现实基础，它源于比拟发明专利制度中的一般技术人员。一般技术人员是一个虚拟的主体，因为现实中没有一个技术人员可以知晓所有的现有技术，
但是为了确定其应有的知识和技能，必须考察该领域人员所处的客观情况， 比如技术问题的类型、 现有技术对这些问题的解决方案、创新的速度、技术的复杂性、本领域技术人员的教育程度等。
但是这些判断的因素很难在设计领域适用， 比如什么是设计问题类型？视觉效果算是一种设计问题吗？如果是，那么对于视觉效果一千个设计人员可能有一千个答案，这样的问题对于界定设计人员的水平有何帮助？如果不是， 显然无法界定外观设计专利领域的一般设计人员。
即使在以一般设计人员作为外观设计创造性判断主体的美国，确定其知识、技能水平也相当困难。美国专利商标局在其发布《审查指南》有关部分也只是简单地援引了两个判例中给出一个相当笼统的建议 “以涉案外观产品的设计人员角度来确定” ，除此之外，并进一步的具体规定。更棘手的是，许多设计人员并非只是从事某特定领域的设计。根据美国工业设计者协的统计，约有一半的会员根据客户的要求设计不同种类的产品， 当面对一个有关椅子的设计任务时， 合适的设计人员水平应当是以偶尔从事椅子设计的人员抑或专门从事椅子设计的人员水平为准呢？ 这可能是一个没有答案的问题。
其次，在外观设计专利制度中根本没有一般技术人员，能发挥象在发明专利制度中那样的政策功能。一般技术人员作为一种政策工具，在整个发明专利法律制度中发挥着重要的作用：
第一，一般技术人员是衡量申请专利是否已经充分公开的重要标准。公开是获得发明或实用新型专利授权的前提，同时公开必须满足一定的要求， “说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准” 。
第二，一般技术人员是检测满足实用性的标尺。申请的发明或实用新型应当满足实用性，能否实现说明书所述的功能和作用以一般技术人员的眼光作为判断的标准。
第三，一般技术人员是对权利要求范围进行解释的重要工具。例如等同侵权理论，即被控侵权技术方案可以是与权利要求记载的全部技术特征相同的特征，也可以是等同的技术特征，而所谓等同特征是本领域的一般技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
然而这些政策功能根本无法在外观设计制度中实现：
第一，一般设计人员不是外观设计充分公开的标准。虽然外观设计的照片和图片也必须满足清晰的要求，但其标准非常明确，例如“就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的， 应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图， 并应当在简要说明中写明省略视图的原因。 ”这里没有也不需要设立一个弹性标准；
第二，外观设计不存在实用性的问题，只存在是否是在工业产品应用的问题，即外观设计能否应用于产业上并形成批量生产，但这是技术人员而不是设计人员判断的事；
第三，外观设计的保护范围以图片和照片为准，不存在所谓的等同理论，也不存在通过一般设计人员来解释权利保护的范围的问题。
说到底，外观设计之间是否有明显区别只是体现在视觉效果方面而不是技术层面，因此并不需要特殊的专业技巧，普通的消费者或购买者完全可以担当判断主体。
由此可见，按照“三步判断法” ，第三步同样暴露出该方法与外观设计专利制度内在的冲突和不协调。
正因为如此，对外观设计的创造性批评之声在美国国内一直以来不绝于耳。这种批评在BONITO BOATS， INC. v. THUNDER CRAFT BOATS， INC.一度曾达到顶峰。
原告设计了一种型号为Model 5VBR的游轮船体，该船体用硬木模型喷玻璃纤维而成，该船体无论是外观设计还是实用功能都没有申请专利，这种游艇公开销售几年后，佛罗里达州通过立法规定，禁止任何人复制、销售他人未申请专利的船体，随后原告在佛罗里达州巡回法院起诉了被告，要求被告停止销售Model 5VBR型船体， 并承担赔偿责任。 审理法院以佛罗里达州立法与联邦专利法相冲突、违背美国宪法中的 “至上条款” 为由，驳回的原告的诉讼请求， 佛州上诉法院、佛州最高法院、联邦最高法院都以相同的理由驳回了原告的上诉。
虽然联邦最高法院支持了佛州法院， 但却在判决中直言不讳地对美国外观设计专利过于苛刻和美国国会迟迟不愿修改外观设计立法的不作为提出了批评。作为一种对BONITO BOATS案件的回应，美国国会很快通过了船体设计保护法。
该法案保护的是独创性的设计，这里的独创性指的是较明显区别于类似产品上的在先设计，这种区别不能是微不足道的和抄袭他人的。这里的独创性既高于著作权法意义上的独创性， 又低于专利法中的创造性。
美国服装设计师协会在看到船体设计保护法案成功先例后，不断向美国国会议员游说，连续几年多次向国会提交禁止设计盗版法案，虽然这些草案中独创性的规定完全照搬了的船体设计保护法的规定，目前并未成为法律， 但它与船体设计保护法案代表着美国国内反对外观设计继续适用创造性的立法趋势。
作者：张爱国，西北政法大学知识产权学院副教授、法学博士。
来源：《我国外观设计创造性要求之反思与重设》，由于排版原因文献引用情况未示出，请查照原文
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邮编：401120 技术支持：一个专利中的两个实施例是否为两个技术方案?如果一个新的专利是两个实施例的结合,请问是缺乏新颖性还是缺乏创造性?
1、实施例,是指完成专利技术的具体的技术方案.举例：①一种供人坐下休息的工具,包括一平板,平板下方设置有支撑.实施例1：②一个平板,下面的支撑为三根木棍.实施例2：③一个平板,下面的支撑为四根木棍.例子中：①是解决问题的一个上位概念.②和③则是完成这个上位概念的具体技术方案,也就是实施例.因此,两个实施例可以看做是两个技术方案.2、第二个问题：一个新专利是两个实施例的结合；你是不是想问,一个新专利,是两个现有的技术方案的结合?如果是的话,那么就没有创造性.比如：一个铅笔,铅笔上设置有MP3播放器.铅笔和MP3播放器组合在一起后,能实现铅笔和MP3的功能.但是去掉铅笔后,铅笔的功能随之消失；去掉MP3后,MP3的功能也随之消失.这种情况,属于现有技术的简单叠加,没有产生预料不到的技术效果,因此,是不具备创造性的.如果还有问题,
其实我只是想了解一个专利可不可以单独评价另一个专利的创造性，或者说一个专利包含了另一个新专利的所有技术特征就可以直接用新颖性评价专利性？一个现有专利结合公知常识包含了另一个新专利的所有技术特征，请问是缺乏新颖性还是缺乏创造性？
可以。这种情况在发明专利实审过程中经常遇到。
比如你申请一个椅子，包括一个平面、四个腿和一个靠背。
审查员找到了一篇对比文件，公开了一个板凳，包括一个平面、四个腿。但是没有靠背。
这种情况下，审查员可能觉得再检索一个关于靠背的对比文件比较麻烦，于是，就只用板凳这个专利来进行评价。
由于存在区别特征“靠背”所以，审查员通常不会用新颖性驳回，审查员一般都会说，“靠背”是本领域技术人员的“常用手段"，要不就是"公知常识"。结合对比文件中的板凳，很容易想到椅子，因此，申请不具备创造性。
新颖性是两个专利一模一样，对比文件公开了申请的所有特征，就是没有新颖性。
需要结合的，一般都是创造性。就是：对比文件和申请文件有区别，区别特征是公知常识，或者在其它对比文件中有记载。这种是没有创造性。
不知道说明白没。
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无效宣告程序中的专利代理
按照专利法第四十五条的规定，自国家知识产权局公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法及其实施细则有关规定的，可以向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求，由此进入了该专利权的无效宣告程序。该无效宣告程序涉及双方当事人，本章将对无效宣告程序双方当事人的专利代理工作做一简要说明。
无效宣告程序简述
为便于专利代理人和其他读者更好地掌握无效宣告程序双方如何处理该程序中的有关事务，本节概要地对无效宣告程序作一介绍。
一 设置无效宣告程序的必要性
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